Конференция Еврофорума 28-29 мaя 2003 г., Москва
Д-р Ирина Палиашвили Татьяна Тимченко Российско-украинская юридическая группа, П.А.
ЗАЩИТА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В УКРАИНЕ
1. Законодательство по вопросам регистрации и защиты товарных знаков 2. Последние изменения в украинском законодательстве по вопросам товарных знаков. Регулирование вопроса товарных знаков новыми Хозяйственным и Гражданским Кодексами 3. Изменения, которые необходимо внести в украинское законодательство 4. Наиболее типичные ошибки и как их избежать
1) Законодательство по вопросам регистрации и защиты товарных знаков В настоящее время в украинском законодательстве используются три разных термина для обозначения одного понятия "товарный знак". Для целей данного выступления мы будем использовать термин "товарный знак".
Основные нормативные акты, регулирующие товарные знаки
Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883; Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957; Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 года с протоколом к нему 1989; Соглашение о мерах по предупреждению и прекращению использования неправдивых товарных знаков и географических обозначений 2000, подписанное странами-участницами СНГ; Закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" 1994; Закон Украины "Об охране прав на обозначение происхождения товаров" 1999; Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" 1996.
Определение товарного знака и некоторые общие вопросы
Закон "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", определяет знак как обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от однородных товаров и услуг других лиц.
Товарные знаки могут быть словесные (в виде слов или сочетания букв), изобразительные (в виде графических композиций), объёмные (в виде фигур или их композиции любых форм на плоскости) или иные обозначения или их комбинации. Знак может содержать звук, свет, цвет или объединение цветов.
Закон "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" не предоставляет правовую охрану знакам, которые:
не имеют различительной способности; являются общеупотребительными символами или терминами; указывают на вид, качество, количество, свойства, предназначение, ценность товаров и услуг а также на место или время изготовления или сбыта товаров или услуг; вводят или могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, которое изготовляет товар или предоставляет услуги; являются общеупотребительными для обозначения товаров данного вида .
Не охраняются обозначения, которые изображают: государственный герб; эмблемы, сокращения или полные наименования международных или межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробные клейма и печати; награды и иные отличия.
Однако, данные элементы могут быть включены в знак как элементы, которые не охраняются, если на это получено согласие компетентного органа или согласие собственников знака. (В Украине до недавнего времени этим компетентным органом была Межведомственная Комиссия по Согласованию вопросов правовой охраны знаков для товаров и услуг, которая была упразднена Постановлением Кабинета Министров от 29.01.2003. Пока ещё не ясно какой орган будет уполномочен выдавать такое согласование в дальнейшем).
Не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, которые являются тождественными или схожими настолько, что их можно перепутать с: товарными знаками, зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица, для однородных товаров и услуг; товарными знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации на основании международных договоров, участницей которых является Украина; фирменными наименованиями, известными в Украине и принадлежащими другим лицам, которые получили право на такие фирменные наименования до даты подачи заявки на однородные товары или услуги; квалифицированными обозначениями происхождения товаров, кроме случаев, когда они включены в знак как элементы, которые не охраняются; зарегистрированными сертификационными товарными знаками.
Согласно недавним изменениям в Законе "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", в настоящее время не охраняются знаки, которые добросовестно использовались до 1 января 1992 года двумя или более юридическими лицами для обозначения однородных предметов.
Право собственности на знак заверяется свидетельством, которое выдаётся на 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию. Свидетельство можно продлить ещё на 10 лет.
Свидетельство выдаётся заявителю, который первым подал заявку на регистрацию или заявил о приоритете с более ранней датой.
Приоритет устанавливается на знаки, которые были показаны на официальных или официально признанных выставках. Для подтверждения выставочного приоритета на товарный знак к заявке необходимо приложить документ об участии в выставке, который заверяется администрацией выставки. При возникновении судебного разбирательства доказательством участия в выставке может служить официальный каталог выставки.
Собственник свидетельства имеет право (но не обязан) проставлять рядом со знаком предупредительную маркировку, которая указывает на то, что этот знак зарегистрирован в Украине.
Зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки могут приводиться на языке оригинала, т.е. товарный знак можно зарегистрировать на иностранном языке.
Украинское законодательство о товарных знаках и об обозначении происхождения товаров устанавливает национальный режим для иностранцев, т.е. иностранцы имеют равные с гражданами Украины права на регистрацию и защиту товарных знаков. Однако, иностранцы и лица без гражданства должны быть представлены патентными поверенными, если (только для иностранцев) иной порядок не предусмотрен международным соглашением между Украиной и соответствующей страной.
Основания для прекращения правовой защиты товарного знака
Собственник имеет право сам отказаться от знака полностью или частично на основании подачи соответствующего заявления; Действие свидетельства на товарный знак прекращается в случае неуплаты сбора за продолжение срока действия свидетельства на данный знак; Действие свидетельства на товарный знак прекращается в случае принятия судом решения о том, что знак превратился в общеупотребительное обозначение для товаров и услуг определённого вида; Любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства на том основании, что знак не использовался или недостаточно использовался на Украине в течение трёх лет после даты публикации сведений о выдаче свидетельства или после даты, когда использование знака было прекращено.
Санкции за нарушение законодательства о защите товарных знаков
Правовладелец может защитить права на товарный знак в судебном порядке в хозяйственном суде или в административном порядке в Антимонопольном Комитете или в Апелляционной Палате при Государственном Департаменте Интеллектуальной Собственности.
Украинское законодательство предусматривает гражданскую, административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства о товарных знаках. Санкции за нарушения законодательства о товарных знаках предусмотрены Законами "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" и "О защите от недобросовестной конкуренции", а также Уголовным, Административно-Процесуальным и Таможенным Кодексами.
За последний год в Украине возбуждено 416 уголовных дел, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, из которых 53 дела по статье 229 Уголовного Кодекса "незаконное использование товарного знака".
Требование прекращения нарушения и компенсация убытков
Согласно Законам "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" и "О защите от недобросовестной конкуренции", владелец свидетельства может требовать прекратить нарушение, компенсировать нанесенные в результате нарушения убытки, устранить с товара, его упаковки незаконно использованный знак.
Штрафы
Уголовный, Таможенный и Административно-Процессуальный Кодексы Украины, Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" предусматривают штрафные санкции за нарушение законодательства о товарных знаках. На Украине уголовно-административные санкции предусмотрены только для физических лиц и не распространяются на юридических лиц.
Административно-Процессуальный Кодекс предусматривает штраф в размере от 10 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (далее - "нмдг") (31-630 USD) за незаконное использование знака для товаров и услуг.
Уголовный Кодекс предусматривает штраф в размере от 100 - 200 нмдг (315-630 USD) за незаконное использование товарного знака, если это было связано с получением дохода в больших размерах (т.е. дохода, который в 300 и более раз превышает нмдг, что составляет 950 USD).
Действующий Таможенный Кодекс предусматривает санкции для граждан и должностных лиц за перемещение через границу Украины объектов, изготовленных с нарушением прав интеллектуальной собственности. Для граждан установлен штраф от 1 до 500 минимальных зарплат, официально установленных на день совершения нарушения (35 USD-17500 USD) и от 10 до 1200 минимальных зарплат для должностных лиц (350-42000 USD). Новый Таможенный Кодекс, который вступит в силу 1 января 2004 содержит такие санкции за перемещение через границу Украины товаров, которые содержат объекты права интеллектуальной собственности, как приостановка таможенного оформления товаров, возбуждение дела о нарушении таможенных правил и изъятие товаров.
Санкции для юридических лиц предусмотрены Законом "О защите от недобросовестной конкуренции". За совершение действий, которые квалифицируются как недобросовестная конкуренция, на юридическое лицо налагается штраф в размере до трёх процентов его выручки за отчётный год, который предшествовал году, в котором на юридическое лицо налагается штраф. Если исчисление выручки невозможно, то на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере до 5000 нмдг (приблизительно 16000 USD). Если подобные действия совершаются лицами, которые не являются "субъектами хозяйствования", на них может быть наложен штраф в размере до 2000 нмдг (приблизительно 6400 USD). В определение недобросовестной конкуренции. включено использование чужого товарного знака без разрешения уполномоченного на то лица. Неурегулированным в законодательстве остаётся вопрос, должен ли данный товарный знак быть зарегистрированным для того, чтобы такие санкции были применены.
Штрафы с конфискацией незаконно изготовленной продукции
Кодекс об Административных Правонарушениях и действующий Таможенный Кодекс предусматривают санкцию в виде штрафа с конфискацией незаконно изготовленной продукции, оборудования и материалов, которые предназначены для её изготовления.
Общественные и исправительные работы
Уголовный Кодекс содержит санкцию в виде общественных работ от 100 до 200 часов, или исправительных работ до двух лет за незаконное использование товарного знака, связанное с получением дохода в больших размерах (950 USD).
Обращение в Антимонопольный Комитет с заявлением об изъятии товара с неправомерно использованным знаком
В случае установления факта неправомерного использования чужих знаков, рекламных материалов, упаковки или копирования изделий, заинтересованные лица могут обратиться в Антимонопольный Комитет Украины с заявкой об изъятии товаров у их производителя и у продавца. Изъятие используется в случае, когда возможность смешивания с деятельностью другого субъекта хозяйствования (предпринимателя) не может быть устранена иным путём. 2) Последние изменения в украинском законодательстве о товарных знаках
Новые нормативные акты в области товарных знаков
В 1999 году был принят Закон Украины "Об охране прав на указание происхождение товаров", который определяет и регулирует понятия "простое обозначение происхождения товара", "квалифицированное обозначение происхождения товара", "название места происхождения товара", "географическое обозначение происхождения товара".
1 января 2002 года вступила в силу 8 редакция Международной Классификации товаров и услуг (Ниццкая Классификация).
В 2000 году Украина ратифицировала Соглашение о мерах по предупреждению и прекращению использования неправдивых товарных знаков и географических обозначений, подписанное в Минске странами-участницами СНГ. Стороны обязались выявлять и прекращать использование неправдивых товарных знаков, предупреждать контрабанду через таможенные границы государств-участников Соглашения товаров с неправдивыми товарными знаками и географическими обозначениями. Отдельные положения Соглашения регламентируют идентификацию территориального происхождения вин или крепких спиртных напитков. Соглашение предусматривает, что судебные органы имеют право, по заявке заинтересованной стороны, осуществлять временные меры, не выслушав противную сторону, если есть вероятность того, что задержка нанесёт непоправимый ущерб собственнику прав на знак или географическое название или если существует риск, что доказательства будут уничтожены. Украина ратифицировала Соглашение с оговоркой, согласно которой в Украине защита собственником своих прав на товарные знаки или географические обозначения должна осуществляться в соответствии с законодательством Украины.
В 2001 году было принято Положение о порядке регистрации и перемещения через таможенную границу Украины товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности. Данный нормативный акт является попыткой со стороны государственных органов пресечь экспорт и импорт товаров, произведенных с нарушением правил маркировки товарным знаком. К сожалению, механизм, установленный Положением, на практике неосуществим. На правообладателя возлагается практически вся работа по защите его прав. Он должен сам выявить правонарушителя, обратиться в орган таможенной службы с информацией о странах, производителях и способах транспортировки контрафактной продукции; предоставить гарантийное письмо о возмещении убытков, связанных с хранением и экспертизой объекта интеллектуальной собственности, а также предоставить обязательство возмещения убытков собственнику товара в случае не подтверждения нарушений. Кроме этого, правообладатель должен зарегистрировать продукт в специальном реестре (регистрация производится за счет правообладателя). Для подтверждения фактов нарушения таможенный орган может приостановить таможенное оформление товара, за это время правообладатель обязан подать иск в суд и предоставить постановление суда о возбуждении производства по делу. Выполнение всех этих требований на практике едва ли возможно.
Изменения в Законе "Об охране прав на знаки для товаров и услуг"
Правовая защита предоставляется знаку, с момента подачи заявки о регистрации товарного знака. Свидетельство на товарный знак даёт собственнику право запрещать другим лицам использовать зарегистрированный знак без разрешения собственника, за исключением случаев, когда использование знака не признаётся нарушением прав собственника свидетельства.
Обозначение, которое добросовестно использовалось до 1 января 1992 года двумя или более юридическими лицами для обозначения однородных товаров, не может быть зарегистрировано как товарный знак. Таким образом производить продукт, маркированный товарным знаком, оставшимся с советских времён, может любое предприятие на Украине, которое занималось данным производством до 1992 года. С одной стороны данная поправка является дискриминационной против производителей, которые до принятия данной поправки добросовестно зарегистрировали товарный знак, использовавшийся ещё в советские времена. Поправка сводит на нет сам смысл товарного знака, он уже не указывает на качество товара и не различает однородные товары. С другой стороны, прекращаются затяжные войны за старые товарные знаки, которые велись в украинских судах. (Например: трёхлетнее судебное разбирательство за товарный знак "Валидол" между компаниями "Фармак" и "Дарница" и двухлетнее разбирательства между компаниями "Прилуки" и "Реемстма –Киев" за товарные знаки "Прима" и "Полёт").
Использованием товарного знака признаётся его использование в интернете.
Квалифицированные обозначения происхождения товара, кроме случаев, когда они включены в знак как элементы, которые не охраняются, и зарегистрированы на имя лиц, которые имеют право пользоваться таким обозначением, не могут быть зарегистрированы как товарные знаки.
Более прозрачным становится процедура выдачи свидетельств - после публикации сведений о выдаче свидетельства любое лицо имеет право ознакомится с материалами заявки.
Ходатайство о возобновлении срока свидетельства должно поступить в учреждение экспертизы в течение шести месяцев после даты окончания срока действия свидетельства.
Регулирование вопроса товарных знаков новыми Хозяйственным и Гражданским Кодексами Новые Кодексы вступают в силу 1 января 2004 года. Они закрепляют только общие положения. Детально вопрос товарных знаков будет регулироваться отдельными законодательными актами.
Изменяется определение товарного знака. Товарным знаком признаётся не только отдельное обозначение, которое различает товары и услуги, но и комбинация обозначений.
Широко трактуется положение о сфере деятельности товарного знака. Согласно Закону "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" товары или услуги должны быть однородными для распространения на них действия одного товарного знака. Такое требование "однородности" отсутствует в новом Гражданском Кодексе.
Введено новое понятие - "хорошо известный знак". Согласно Гражданскому кодексу приобретение права интеллектуальной собственности на товарный знак, который прошёл международную регистрацию или признан в установленном законом порядке хорошо известным, не требует государственной регистрации. Слова "в установленном законе порядке" свидетельствуют о том, что будут приняты нормативные акты, детально регулирующие критерии и процедуру признания известности, а также определяющие орган компетентный определять известность товарного знака.
Термин "общеизвестный знак" содержится в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на знак для товаров и услуг. Правила содержат запрет на регистрацию знаков, которые являются общеизвестными на Украине. Однако, эта статья не действует и не может действовать на практике, поскольку критерием общеизвестности знака признана "очевидность общеизвестности". (На практике украинские суды уже сейчас решают споры о признании недействительными свидетельств, выданных на общеизвестные знаки. Из-за отсутствия украинских законов, которые бы регламентировали данный вопрос, суды опираются на международные обычаи и критерии: Соглашение TRIPS, Картахенское Соглашение, Рекомендации Ассамблеи членов ВОИС 1999 г. Практика украинских судов в делах о признании торговых марок общеизвестными крайне противоречива. Хозяйственный суд г.Киева признал свидетельство на знак SEGA, зарегистрированное на имя украинской фирмы, недействительным, поскольку знак является общеизвестным обозначением, принадлежащим японской компании производителю игровых приставок. В аналогичном деле Высший Арбитражный Суд Украины удовлетворил иск болгарской компании о признании знаков «TU-134» и «Родопи» общеизвестными на Украине. Однако судебная коллегия по пересмотру решений, определений, постановлений ВАСУ отменила это решение, указав, что в соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, общеизвестность знака должна быть установлена компетентным органом еще до рассмотрения спора).
Появилась новелла - "коммерческое наименование". Оно действительно с момента первого использования и охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того есть ли коммерческое наименование частью товарного знака.
Установлен список имущественных прав на товарный знак, к которым относятся: право на использование знака, исключительное право разрешать использование товарного знака, исключительное право препятствовать неправомерному использованию знака, в том числе право запрещать такое использование, другие имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.
Введено новое понятие - "право предыдущего пользователя". Любое лицо, которое до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки, в интересах своей деятельности добросовестно использовала товарный знак на Украине или совершила значительную и серьёзную подготовку для такого использования, имеет право на бесплатное продолжение такого использования, которое предусматривалось указанной подготовкой. Право предыдущего пользователя может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой или с той частью предприятия/деловой практики, в которых был использован товарный знак или осуществлена значительная и серьёзная подготовка для такого использования.
Разрешается передача права собственности на товарный знак как вклад в уставный фонд общества.
Предусматривается оценка права на товарный знак в случае банкротства субъекта хозяйственной деятельности.
3) Изменения, которые необходимо внести в украинское законодательство
28 ноября 2002 года прошел первое чтение законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам интеллектуальной собственности". Согласно Законопроекту будут внесены изменения в Законы "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" и "О защите прав на указания происхождения товаров", а также в Уголовный, Гражданский Процессуальный и Хозяйственный Процессуальный Кодексы.
Планируется внести следующие изменения:
Добавить статью, о том, что защита хорошо известных знаков распространяется и на товары, не связанные с теми, для которых знак признан хорошо известным. Органом уполномоченным решать является ли знак хорошо известным, будет суд. Регистрация квалифицированного указания происхождения товара не может быть основанием для признания недействительным ранее зарегистрированного товарного знака. Планируется ужесточить штрафные и уголовные санкции за нарушение законодательства о товарных знаках. Уполномочить судей применять меры пресечения на стадии судебного разбирательства.
Украинские Трудности Отсутствие специализированных патентных судов. Отсутствие специализированных знаний и опыта в решении споров об интеллектуальной собственности у судей судов общей юрисдикции. При некоторых хозяйственных судах уже образованы специализированные коллегии судей по рассмотрению споров, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности. (Данные коллегии действуют в составе хозяйственного суда республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, в апелляционных хозяйственных судов и в составе Высшего хозяйственного суда).
4) Наиболее типичные ошибки и как их избежать
Необходимо подать заявку на регистрацию товарного знака. Права, которые даёт свидетельства, действуют с даты подачи заявки. Рекомендуется подавать заявку на регистрацию знака стоит ещё до выхода на рынок, а не после того, дабы не искушать конкурентов или шантажистов.
В случае использования знака, свидетельство на который принадлежит нескольким лицам, необходимо иметь в виду, что взаимоотношения между данными лицами определяются соглашением между ними. Если соглашение отсутствует, то каждый собственник свидетельства может пользоваться и распоряжаться знаком по своему усмотрению, но никто из них не имеет права давать разрешение на использование знака и передавать право собственности на знак другому лицу без согласия остальных собственников свидетельства. Таким образом, во избежание конфликтов, сторонам следует в самом начале их совместной деятельности заключить соответствующий договор.
Не регистрируйте товарный знак на чужое имя. Ситуация, когда иностранная компания разрешает своим местным партнёрам регистрировать свой товарный знак на имя местного партнёра чревата тем, что после ухудшения или разрыва отношений между партнёрами, зарубежная компания не сможет пользоваться своим товарным знаком на Украине, поскольку по закону она не является владельцем. Пример, судебное разбирательство между голландской компанией Nunhems Zaden B.V. и украинской компанией "Коуэл".
При регистрации товарного знака необходимо тщательно продумать и заявить все классы, в которых планируется вести деятельность согласно Международной Классификации товаров и услуг. Трудность заключается в том, что если "перестраховаться" и заявить классы, в которых не будет вестись деятельность, то в случае не использования или недостаточного использования знака в этих классах на протяжении 3-х лет, любое лицо может обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства. С другой стороны, закон не предусматривает возможности расширения перечня товаров и услуг для которых регистрируется знак, т.е. если предприниматель решит расширить сферу своей деятельности, он не сможет расширить сферу действия своего товарного знака на другие классы товаров и услуг.
При регистрации словесного товарного знака следует избегать слов, которые в случае возможного судебного разбирательства могут быть интерпретированы судом как видовое название, поскольку по Закону такие названия не могут получить охрану, предоставляемую товарным знакам. Украинские хозяйственные суды начинают проявлять недюжинную изобретательность в данном вопросе. Так хозяйственный суд Киева признал недействительным свидетельство на знак для товаров "Krimsekt", поскольку слово "Sekt" обозначает видовую характеристику, а именно "игристое вино" в переводе с немецкого языка. Суд не принял во внимание тот факт, что на государственном, украинском, языке данное слово ничего не обозначает и является искусственно созданным словом.
В случае регистрации изобразительного товарного знака, регистрируйте фантазийное изображение, т.е. изображение, которое суд не сможет признать фотографическим или реалистичным и следовательно не имеющим различительной способности. Обозначения, которые не имеют различительной способности, не могут получить правовую охрану. Не регистрируйте изображение, которое может быть признано судом слишком реалистичным. Примером тому может служить следующее разбирательство по вопросу признания свидетельства на товарный знак недействительным. Ответчик, зарегистрировал как товарный знака изображения выдавленной из тюбика зубной пасты в форме звезды, оставляющей за собой полосатый след. Истец заявил, что данное изображение не может получить правовую охрану, поскольку является реалистичным. Поскольку украинское законодательство не содержит определение "реалистичное изображение", судом была назначена экспертиза, которая заключила, что так как у пасты отсутствует собственная форма, правдивое изображение пастообразных веществ невозможно, кроме изображения пасты в тюбике, вместе с тюбиком, во время выдавливания из тюбика. Суд признал, что изображение не было реалистичным и соответственно подлежало правовой охране как товарный знак.
При регистрации изобразительного товарного знака, стоит также подать заявление на регистрацию Вашего фирменного бланка в качестве промышленного образца. Если кто-либо успеет зарегистрировать обозначение, которое Вы планируете зарегистрировать как товарный знак, в качестве своего промышленного образца, Вам будет отказано в регистрации товарного знака.
При выдаче свидетельства заявитель имеет право на приоритет знака, использованного в экспонате, показанном на официальной или официально признанной выставке. В украинском законодательстве нет точного механизма доказательства статуса официальной выставки. Украинский суд признал свидетельство, выданное организации, которая заявила выставочный приоритет, недействительным, когда выставка проходила не под патронатом правительства Москвы. По мнению суда этот факт означал, что выставка не имела статуса официальной. Таким образом, заявляя выставочный приоритет, будьте готовы доказать, что выставка была официальной или официально признанной.
| 