Товарний знак відіграє важливу роль в економіці країни в цілому і в господарській діяльності зокрема. Використання товарних знаків за умов конкуренції дозволяє підприємцям певним чином виділити свої товари з маси аналогічних, протиставити їх товарам конкурента, щоб полегшити покупцеві вибір товару (послуги) і тим самим прискорити й розширити їх збут. Не секрет, що товарні знаки становлять активи, вартість яких може обчислюватися мільйонами доларів. Йдеться насамперед про такі знаки, як Coca-cola, Microsoft, General Electronic, Ford, Merill Lynch тощо. Однак не всі знаки однаково цінні й не всі з них однаковою мірою дозволяють підприємцеві розширювати збут товарів (послуг). Найбільшою довірою у споживачів користуються знаки тих виробників, які завдяки гарній якості продукції та значним витратам на рекламну кампанію, а також своїй наполегливій праці на ринку завоювали собі добре ім’я. Такі знаки зазвичай відомі широкому колу споживачів – їх називають загальновідомими, добре відомими (англ. well-known), знаменитими або знаками, що мають добре ім’я. І саме такі знаки найчастіше стають об’єктами правопорушень, таких як, наприклад, їх недобросовісна реєстрація на території України.
Яскравим прикладом такої недобросовісної діяльності є справи, пов’язані із захистом японських знаків Nintendo і Sega, які були зареєстровані в Украпатенті на ім’я ТОВ "Флеш”, і відповідно за позовами власників цих знаків японської фірми Nintendo Co., Ltd та фірми Kabushiki Kaisha Sega Enterprises, Ltd до господарського суду знаки Nintendo і Sega на підставі існуючих міжнародних документів у цій сфері було визнано загальновідомими, а свідоцтва про їх реєстрацію ТОВ "Флеш” недійсними. Аналогічні справи були предметом судового розгляду щодо знаків TU-134, Родопі, Vegeta.
Поширеною є також імітація добре відомих знаків, використання їх для неоднорідних товарів і послуг та, нарешті, підробка таких товарних знаків і маркування ними контрафактної продукції. Однак до недавнього часу процедура захисту таких знаків була досить складною, довготривалою і суперечливою, оскільки законодавство України не містило жодних норм, які б безпосередньо врегульовували це питання: не було визначено ні критеріїв, за якими знак може бути визнаний загальновідомим, ні органу, який уповноважений розглядати ці справи.
У зв’язку з викладеним для добре відомих товарних знаків встановлено "пільговий” режим правової охорони. По-перше, як ми знаємо, у країнах континентальної системи права охорона товарним знакам надається на підставі їх реєстрації, а в деяких країнах англо-американської системи права ця охорона може надаватися на основі принципу першого використання товарного знака в господарському обороті. Однак у випадку визнання знака добре відомим на території певної держави він може отримати правову охорону, незважаючи на відсутність реєстрації чи на невикористання знака в цій державі.
По-друге, товарні знаки підлягають правовій охороні на основі принципу територіальності, тобто виключно в межах кордонів держави, де було зареєстровано чи використано товарний знак. У випадку визнання товарного знака добре відомим у державі, де його не зареєстровано і де він раніше не використовувався, такий знак все одно отримує правову охорону в межах цієї держави. Разом з тим він може охоронятись і на території інших держав.
По-третє, за загальним правилом правова охорона надається знакам тільки щодо конкретних товарів і послуг відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі –МКТП), якої дотримується більшість держав при реєстрації товарних знаків. Відомо, що факт реєстрації знака за окремими класами МКТП на ім’я одного суб’єкта, як правило, не є перешкодою для реєстрації використання тотожного знака іншими суб’єктами по відношенню до інших класів товарів і послуг. Проте добре відомим знакам правова охорона може надаватися і до класів товарів і послуг, за якими реєстрація товарного знака не здійснювалася. Надання такого правового статусу добре відомим товарним знакам виправдовується тим, що в такий спосіб можна ефективно захистити права власників цих знаків, а також інтереси споживачів, у яких добре відомий товарний знак асоціюється з високою якістю товарів і послуг.
Правова охорона добре відомих товарних знаків в Україні протягом тривалого часу була проблемним питанням через відсутність у законодавстві прямих норм. Це заважало й міжнародному співробітництву України у сфері охорони інтелектуальної власності. Захист добре відомих товарних знаків здійснювався на підставі міжнародних правових актів і документів, зокрема Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 вересня 1883 р. (далі – Паризька конвенція), Договору про закони з товарних знаків від 27 жовтня 1994 р., Спільних рекомендацій Асамблеї Паризького Союзу та Генеральної Асамблеї ВОІВ про положення стосовно охорони загальновідомих знаків, прийнятих у вересні 1999 р (далі – Спільні рекомендації ВОІВ). Але згодом ситуація змінилася. У зв’язку з імплементацією Україною Угоди про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС) від 15 квітня 1994 р. (далі – Угода ТРІПС) у травні 2003 р Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII (далі – Закон) було доповнено ст. 25 "Охорона прав на добре відомий знак”.
«Стаття 25. Охорона прав на добре відомий знак 1. Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.
2. При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:
ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
цінність, що асоціюється зі знаком....»
Відразу зазначимо, що раніше такі знаки в Україні називали загальновідомими, але введення до сфери регулювання національного законодавства поняття "добре відомі знаки”, за словами віце-президента Української асоціації власників товарних знаків Михайла Дубинського, вже ні в кого не викликає сумнівів, оскільки воно є найбільш доцільним і найбільш правильним перекладом англійського терміна "well-known”. Це поняття підкреслює, по-перше, так би мовити доброчесні наміри, а по-друге, сприяє правильному застосуванню термінології. Термін "загальновідомий знак” є досить умовним, оскільки жоден з найбільш відомих товарних знаків не є відомим усім без винятку. Знак може бути відомий лише певному сектору суспільства(Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ. Матеріали слухань у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України/ Упорядник Г.О. Андрощук. – К.: Парламентське видавництво, 2002. - С.24) . Поняття добре відомого знака в Законі та міжнародних актах не визначено, але з аналізу їх змісту добре відомий знак можна визначити як знак, який став відомим на Україні в певному секторі суспільства як знак певної особи і якому надано правову охорону відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції.
В цьому ж контексті слід зазначити, що раніше у вітчизняній в доктрині здійснювалися спроби розмежувати поняття "загальновідомі знаки” та "знамениті знаки” або "знаки, що мають добре ім’я”. Різниця між ними полягає в тому, що загальновідомі знаки відомі певному сектору суспільства та охороняються незалежно від їх реєстрації чи використання в країні, де вимагається правова охорона, щодо товарів і послуг, для яких вони зазвичай використовуються, тоді як знамениті знаки відомі широкому загалу населення і отримують правову охорону щодо неоднорідних товарів і послуг за умови їх реєстрації в країні, де вимагається правова охорона (Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні//Вісник господарського судочинства. – 2001. - №3 - С. 204). Однак таке розмежування не знайшло відображення в положеннях Угоди ТРІПС, Спільних рекомендаціях та в національному законодавстві. Це свідчить про те, що добре відомий знак містить в собі ознаки обох цих понять.
На даний момент охорона прав на добре відомий знак в Україні здійснюється на підставі ст. 6 bis Паризької конвенції та Закону. Її механізм включає поняття добре відомого знака, критерії визнання його таким, суб’єктів, уповноважених вирішувати питання про віднесення знака до цієї категорії, та порядок ознайомлення громадськості з фактом визнання знака добре відомим.
Стаття 6 bis Паризької конвенції йдеться про те, що країни Паризького Союзу зобов'язуються чи то з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи то за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що є відтворенням, імітацією чи перекладом іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, який, за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування, вже є в цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.
Зазначене положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака є відтворенням такого загальновідомого знака чи імітацією, здатною викликати змішування з ним. Ця норма прямо зобов’язує адміністративні й судові органи держави-члена Союзу, якщо це не суперечить їх конституційній системі, застосовувати положення даної статті на вимогу зацікавлених осіб. Метою даної норми є запобігання реєстрації та використанню товарного знака, здатним спричинити змішування з іншим знаком, загальновідомим у країні, де здійснюється його реєстрація чи він використовується, навіть якщо цей загальновідомий знак не охороняється чи ще не охороняється в даній країні в силу реєстрації. Це обумовлено тим, що реєстрація чи використання схожого знака, здатного викликати змішування, в більшості випадків є актом недобросовісної конкуренції і завдає шкоди інтересам тих осіб, для яких створюється подібне змішування. Наведене положення уточнює, що таке змішування може виникнути у випадку відтворення, імітації чи перекладу загальновідомого знака або його суттєвої частини. Знак може стати загальновідомим у будь-якій країні ще до його реєстрації або навіть до його використання в ній.
Держава не зобов’язана охороняти загальновідомий знак, що не використовується на її території, але має право це робити. Відповідно до цієї ж статті, захист надається загальновідомим знакам, що належать особам, на яких поширюється дія Конвенції (фізичним та юридичним особам громадянства/національності держави-члена). Для надання охорони достатньо, щоб знак був загальновідомим у торгівлі цієї країни як знак, що належить іншій особі. При цьому не обов’язково встановлювати чи поширюється дія Конвенції на третіх осіб, і тим більше не обов’язково доводити, що особа, яка подала заявку на знак чи зареєструвала його, або використовує знак, що є схожим із загальновідомим, знала про наявні обставини. Захист, що надається відповідно до цієї статті, стосується лише знаків, на які подано заявку, які зареєстровані чи використовуються для тотожної або схожої продукції.
Зазначимо, що в цьому плані Угода ТРІПС пішла далі, передбачивши можливість застосування положень розглядуваної статті щодо товарів і послуг, відмінних від тих, для яких зареєстровано знак (п. 3 ст. 16 Угоди ТРІПС). Стаття також передбачає мінімальні граничні строки для пред’явлення вимог про анулювання знака, який здатний викликати змішування, – не менше 5 років з дати його реєстрації. Держави-члени також мають право передбачити строк, протягом якого потрібно витребувати заборону використовувати знак, що зданий викликати змішування, але мінімального строку для цього не встановлено. Строк не встановлюється також для пред’явлення вимог про анулювання чи заборону використовувати знаки, які зареєстровані чи використовуються недобросовісно, тобто коли особа-порушник знає про можливість змішування.
Що до критеріїв, на підставі яких знак може бути визнано добре відомим, то вони в Паризькій конвенції не визначені. Певні критерії наведені в Угоді ТРІПС: відповідно до п. 2 ст. 16, при визначенні того, чи є знак загальновідомим, країни-члени беруть до уваги відомість товарного знака у відповідних секторах суспільства, що включає відомість у країні-члені, яка була досягнута в результаті реклами товарного знака. У п. 2 ст. 25 Закону наведено перелік критеріїв визнання товарного знака добре відомим, який повністю відповідає критеріям, наведеним у Спільних рекомендаціях ВОІВ.
При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори (якщо вони є доречними):
1) ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства. Як правило, він визначається шляхом опитування у відповідних секторах суспільства. Найбільшого поширення як доказ загальновідомості знака опитування набуло у США, скандинавських країнах та Німеччині. Там опитування проводяться компетентною, незалежною від сторін установою, яка спеціалізується на проведенні подібних досліджень, має відповідний досвід роботи та високу репутацію. Крім того орган, за рішенням якого знак визнається загальновідомим, на прохання зацікавлених осіб чи з власної ініціативи має право контролювати певні параметри дослідження: наприклад, суди Німеччини вимагають, щоб в опитуванні брали участь не менше ніж 2 тис. осіб. Існують також певні стандарти, що стосуються безпосереднього процесу опитування: це вимоги щодо кола опитуваних осіб, методів опитування, змісту питань тощо (Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні//Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 3 - с. 201). У Параграфі 2 ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ конкретизується, що знак має бути відомим не широкому загалу населення, а відповідному сектору суспільства. Це можуть бути реальні/потенційні споживачі певного товару/послуги; особи, які задіяні в дистриб’ютерській мережі; бізнесові кола, які мають справу з даним товаром/послугою (імпортери, оптові торговці, ліцензіари тощо). Таким чином, якщо товарний знак добре відомий одному з вищезазначених секторів суспільства, то він повною мірою може бути визнаний добре відомим. Проте навіть якщо такий знак є просто відомим у зазначених секторах суспільства, він все одно може бути визнаний добре відомим;
2) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака. Відповідно до Спільних рекомендацій ВОІВ, фактичне використання знака на території країни, де витребується правова охорона добре відомого знака, не вимагається. Однак використання знака на сусідніх територіях, територіях, де говорять тією ж мовою чи користуються тими ж засобами масової інформації, або на територіях, з якими налагоджені міцні торгові зв’язки, може бути достатнім для того, щоб визнати знак добре відомим;
3) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, Цей чинник, зокрема, включає рекламування товару у ЗМІ, експозицію товару на ярмарках чи виставках тощо;
4) тривалість і географічний район будь-якої реєстрації та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним. При цьому в разі реєстрації знака в різних країнах не вимагається, щоб реєстрація була здійснена на ім’я однієї і тієї ж особи, оскільки в більшості випадків власником знака є різні компанії, що належать до однієї групи;
5) свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентним органом. Це може бути визнання товарного знака добре відомим у сусідніх країнах, а також оскарження власником такого знака реєстрації іншого знака, здатного викликати змішування з ним;
6) цінність, що асоціюється зі знаком. Це положення передбачає можливість застосування різних методів оцінки вартості добре відомих знаків.
Зазначений перелік факторів не є вичерпним, і відповідність чи невідповідність їм не може мати вирішального значення для того, щоб визначити знак добре відомим.
Таким чином, доказами того, що товарний знак є добре відомим в Україні, можуть бути: час існування фірми на ринку, обсяг витрат на рекламну кампанію з метою просування товару (послуги) на ринку, обсяг імпорту/експорту товарів, кількість укладених зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу, наявність комерційних партнерів, дистриб’ютерської мережі тощо.
Параграф 2(d) ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ передбачає, що держава-член може надати правову охорону й визнати добре відомим знак, навіть якщо він не є добре відомим або є просто відомим будь-якому сектору суспільства.
Відповідно до параграфу 3 ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ, для визнання знака добре відомим не можна вимагати:
1) щоб товарний знак використовувався, був зареєстрований або стосовно нього була подана заявка на реєстрацію на території чи щодо держави-члена;
2) щоб товарний знак був визнаний добре відомим або зареєстрованим, або стосовно нього була подана заявка на реєстрацію на території іншої держави, крім випадків, коли знак не є добре відомим чи є просто відомим відповідно до п. 2(d);
3) щоб товарний знак був добре відомим широкому загалу населення.
Суб’єктами, уповноваженими вирішувати питання про віднесення товарного знака до добре відомих, є Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності або суд (п. 1ст. 25 Закону). На нашу думку, в Законі чи Порядку визнання знаків добре відомими слід більш чітко розмежувати повноваження згаданих органів щодо вирішення цього питання. Вважаємо, що Апеляційна палата має розглядати питання про визнання знака добре відомим за відсутності спору або коли таке визнання є необхідним до початку розгляду спору судом. Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено в судовому порядку (п. 3ст. 25 Закону).
Нормативним підґрунтям для визнання знака добре відомим в Україні, як уже зазначалося, є ст. 25 Закону, в якій визначено компетентність Апеляційної палати у справах про визнання знака добре відомим в Україні; фактори, що можуть враховуватися органом, який вирішує питання про визнання знака добре відомим; обсяг правової охорони добре відомого знака; можливість оскарження рішення Апеляційної палати в таких справах; положення про те, що знак може бути визнаний добре відомим в Україні лише на якусь певну дату, а не взагалі. Проте норми вказаної статі мають загальний характер і потребують деталізації у відповідному підзаконному акті. Апеляційна палата ще не прийняла підзаконного акта, який визначав би порядок визнання знака добре відомим в Україні, на сьогодні існує лише його проект. Зупинимось на ньому детальніше.
Проект Порядку визнання знака добре відомим в Україні (далі – Порядок) Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності розроблено відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Протоколу до неї, Закону та інших нормативно-правових актів.
Підставою для початку провадження у справі щодо визнання знака добре відомим в Україні є відповідна заява, вимоги до змісту й форми якої детально розкриваються в р. 2 Порядку. Особа, яка вважає свій знак добре відомим, подає відповідну заяву. Для розгляду заяви призначається колегія Апеляційної палати у складі 5 членів. До складу учасників розгляду заяви входять заявник та/або його представник, а за наявності потреби – перекладач та/або експерт. Спочатку відбувається попередній розгляд, протягом якого перевіряється дотримання формальних вимог при поданні заяви і приймається рішення про прийняття заяви до розгляду чи повернення для усунення недоліків. У разі прийняття заяви до розгляду Апеляційна палата на засіданні колегії розглядає її, і за результатами розгляду приймає відповідне рішення. Хоча в Порядку прямо не зазначено, якими можуть бути рішення, прийняті за результатами розгляду такої заяви, вважаємо, що їх може бути два: про задоволення заяви і визнання знака добре відомим в Україні на певну дату та про відмову у задоволенні заяви.
Рішення Апеляційної палати набирає чинності після його затвердження Держдепартаментом. Порядок передбачає запровадження спеціального переліку добре відомих в Україні знаків, до якого такі знаки заноситимуться після набрання чинності відповідним рішенням Апеляційної палати. Слід зазначити, що ведення такого переліку або аналогічного йому реєстру передбачено законодавством інших країн світу, зокрема Законом Російської Федерації "Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів” від 23 вересня 1992 р. № 3520-І, Правилами визнання товарного знаку загальновідомим у Російській Федерації, затвердженими Наказом Роспатенту від 17 березня 2000 р. № 38
З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари й послуги, не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними і власником добре відомого знака, а інтересам останнього, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (п. 4 ст. 25 Закону).
Позитивним є те, що нарешті охорона прав на добре відомі знаки знайшла своє відображення в Законі. Однак поки що Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим не прийнятий, а сама процедура такого визнання відбувається відповідно до Спільних рекомендацій ВОІВ. В Україні також поки що не існує реєстру (переліку) добре відомих знаків, у зв’язку з чим окремо постає питання про те, як бути в тому випадку, коли внесений до реєстру товарний знак втратить свою відомість. Окремо слід нагадати й про те, що на сьогодні відповідного механізму визнання знака добре відомим у судовому порядку не встановлено. Тому такі справи не можна віднести ні до справ позовного провадження, ні до справ окремого провадження, відтак для них має бути встановлено спеціальний порядок їх розгляду.
Що до правозастосовчої практики, то вона до моменту закріплення в Законі положень про охорону добре відомих знаків була дуже суперечливою. В березні поточного року з урахуванням визначених Законом факторів уперше визнано добре відомими торговельні марки "ЄВРОПА ПЛЮС” ("EUROPA PLUS”) ТОВ "Телерадіокомпанія "Європа Плюс Київ” та серію торговельних марок "McDonald’s” компанії Макдональдз Корпорейшнз. У будь-якому випадку ефективність зазначених вище положень покаже практика, але сам факт відображення їх у законодавстві є кроком вперед на шляху до вдосконалення і розширення можливостей правової охорони товарних знаків. Адже в ХХІ ст. спостерігатиметься відхід від традиційно обмеженої природи товарних знаків, що реєструються для використання в одній країні і стосовно певної категорії товарів, у напрямку розширення обсягу майнових прав на відомі товарні знаки. Зазначене розширення полягає насамперед у тому, що визнання знака добре відомим (навіть якщо знак зареєстровано) дозволяє його власнику забороняти використання тотожного чи схожого з ним знака стосовно неоднорідних товарів і послуг.
Автор: Расомахіна Ольга Источник: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1247
|
